企業(yè)商標權(quán)保護的若干實務(wù)問題

1、企業(yè)商標權(quán)保護的若干實務(wù)問題作者：羅武章 律師 時間：2008年08月10日  注：未經(jīng)本人同意或授權(quán)，不得轉(zhuǎn)載或基于任何商業(yè)目的對本文加以任何形式的利用。 作者：羅武章律師一、企業(yè)商標的非訴訟實務(wù)   企業(yè)商標的非訴訟實務(wù)主要包括商標的注冊、使用許可、轉(zhuǎn)讓、續(xù)展與變更以及馳名商標的申報等。    1、商標的注冊   商標注冊的程序主要包括提交申請，受理和審查，初審公告，商標異議（有些商標沒有），注冊公告，領(lǐng)取商標注冊證等。注冊商標的有效期限為十年，自核準注冊之日起計算，注冊商標有效期滿，可以申

2、請商標續(xù)展注冊。   在商標注冊之前，最好是進行擬注冊的相關(guān)商標的查詢。雖然，商標查詢不是商標注冊的必經(jīng)程序，但是可以極大地減少商標注冊不成功的風險，提高商標注冊的準確性和把握。   商標的注冊方式有兩種，一種是自己直接到國家商標局辦理相關(guān)手續(xù)，另一種是委托具備相關(guān)經(jīng)驗的商標代理組織或律師提供商標代理服務(wù)。自己直接辦理的優(yōu)點是可以省去代理費，但是耗費的時間和精力可能比較多，而且由于對相關(guān)實務(wù)操作不熟悉而容易走彎路。委托辦理需要收取一定費用，但同時也可以節(jié)省大量時間和精力。    申請商標需要準備相關(guān)注冊資料。如果以

3、自然人的身份注冊商標需要提供身份證的復印件，如果以企業(yè)的身份注冊商標需要提供營業(yè)執(zhí)照復印件，委托商標代理組織或律師辦理的，還應(yīng)出具當事人簽字或蓋章的相應(yīng)委托書。另外，需要準備擬注冊的商標圖樣每份10張，準備相關(guān)的費用（官費為人民幣1000元/件，委托代理的還需要另外支付代理費）。    一般而言，保守地預估，一件商標從申請到發(fā)證至少需要一年半左右時間，其中申請受理和形式審查需要一個月左右的時間，實質(zhì)審查需要一年左右的時間，異議期為三個月左右，核準公告到發(fā)證約兩個月。   注意事項：   （1）商標查詢的結(jié)果不具有法律效力，只

4、具有參考作用，因為受數(shù)據(jù)處理和相關(guān)商標申請審查期間等因素的影響，部分數(shù)據(jù)尚未進入相關(guān)數(shù)據(jù)庫。   （2）我國商標法執(zhí)行的是商標國際分類，按照該分類，商標共分為45類，其中商品商標34類，服務(wù)商標11類。一般而言，盡量要將和自己業(yè)務(wù)相關(guān)的商標都注冊下來，以免別人搶注。有些知名企業(yè)或者商標影響力和知名度潛力比較大的公司，比如華為公司，在整個45類商標都注冊了“華為”商標。有些公司將與自己的主要商標拼音相同或文字拼寫相近似的文字與圖形都注冊了商標。   2、 商標的使用許可   商標使用許可的許可人必須是注冊商標的注冊人，其他人均

5、無權(quán)許可注冊商標。一般而言，商標使用許可合同應(yīng)當包括以下主要條款：（1）許可人和被許可人的名稱，地址，聯(lián)系方式；（2）許可使用的注冊商標的名稱，注冊證號，注冊商標的有效期限；（3）許可使用商標的商品名稱，范圍；（4）許可使用的形式（排他許可，獨占許可還是普通許可）；（5）許可使用的期限，使用許可商標的產(chǎn)品數(shù)量和產(chǎn)品銷售地區(qū)；（6）許可使用費用及支付方式；（7）商標質(zhì)量要求和質(zhì)量監(jiān)督辦法；（8）商標標識的印刷與供應(yīng)方式及標準要求；（9）合同的解除條件與終止；（10）違約責任；（11）適用法律和爭議解決方法；（12）生效與其他條款。   注意事項：  （1）經(jīng)許可使用

6、他人商標的，被許可人必須在該注冊商標的商品上標明自己的名稱和商品產(chǎn)地，否則，可能受到相應(yīng)的行政處罰。  （2）商標使用許可合同自許可使用合同簽定之日起三個月內(nèi)，將許可合同副本交送所在地縣級工商行政管理機關(guān)存查，由許可人報送商標局備案，并由商標局予以公告。除非當事人另有約定，不進行許可備案并不影響許可協(xié)議的成立與生效。但是，不進行許可備案可能受到相應(yīng)的行政處罰。  （3）在簽定許可商標使用合同的時候，一定要注意約定許可使用的方式，不同的使用許可方式的許可費有很大差異，對雙方當事人的權(quán)利享有及義務(wù)限制也有很大差異。獨占使用許可是指商標注冊人在約定的期間、地域和已約定的方式，將該

7、注冊商標僅許可一個被許可人使用，商標注冊人依約定不得使用該注冊商標；排他使用許可是指商標注冊人在約定的期間、地域和已約定的方式，將該注冊商標許可一個被許可人使用，商標注冊人依約定可以使用該商標但不得另行許可他人使用該注冊商標；普通使用許可是指商標注冊人在約定的期間、地域和已約定的方式，許可他人使用其注冊商標，并可自行使用該注冊商標和許可他人使用其注冊商標。  （4）自然人個人不能作為被許可人簽訂商標使用許可合同。  （5）在人用藥品和煙草等受國家管制的商品上的商標的許可使用，需要被許可人具備相應(yīng)資質(zhì)，且需報經(jīng)相關(guān)國家機關(guān)批準。   3、 商標的轉(zhuǎn)讓

8、60; 商標的轉(zhuǎn)讓主要可以分為合同轉(zhuǎn)讓和繼承轉(zhuǎn)讓。合同轉(zhuǎn)讓是指轉(zhuǎn)讓方和受讓方通過簽定合同的方式，無償或有償?shù)貙⑸虡怂袡?quán)進行轉(zhuǎn)讓的一種方式。繼承轉(zhuǎn)讓是指原注冊的自然人因死亡，由遺囑繼承人或法定繼承人繼承其注冊商標的一種方式。目前在生活中，較常見的注冊商標轉(zhuǎn)讓方式是合同轉(zhuǎn)讓。  商標轉(zhuǎn)讓合同一般應(yīng)約定如下內(nèi)容：（1）轉(zhuǎn)讓方與受讓方的名稱、地址及聯(lián)系方式等；（2）商標名稱、樣式、注冊國別、注冊號、轉(zhuǎn)讓價款及支付方式；（3）轉(zhuǎn)讓后受讓人的權(quán)利范圍；（4）如果轉(zhuǎn)讓人在一定期間后進行回購，則應(yīng)約定具體的轉(zhuǎn)讓期限與回購方式；（5）轉(zhuǎn)讓方的承諾與保證。轉(zhuǎn)讓人應(yīng)保證自己是注冊商標的所有人，

9、說明在簽約前曾向哪些人發(fā)放過什么類型的商標使用許可，以及該等使用許可中由轉(zhuǎn)讓人承受的責任和義務(wù)。轉(zhuǎn)讓人應(yīng)保證該注冊商標免受第三方的權(quán)利主張或侵權(quán)指控，保證該商標的有效性。轉(zhuǎn)讓方應(yīng)保證使用該商標的商品質(zhì)量（6）受讓方的承諾與保證。受讓方應(yīng)保證使用該商標的商品質(zhì)量。（7）商業(yè)秘密的保護條款。雙方應(yīng)保守的商業(yè)秘密范圍及各自義務(wù)。（8）違約責任。（9）爭議解決辦法。  商標的轉(zhuǎn)讓需要經(jīng)過一定的法定程序，才能產(chǎn)生效力。繼承轉(zhuǎn)讓，由受讓方將依法繼承的事實與商標名稱、種類及其他信息報送商共同標局，經(jīng)商標局審核同意，即可生效。在合同轉(zhuǎn)讓中，轉(zhuǎn)讓方和受讓方必須共同向商標局提出轉(zhuǎn)讓申請，填寫轉(zhuǎn)讓注冊商標

10、申請書，并附送相關(guān)文件。商標局對符合手續(xù)和要求的核準轉(zhuǎn)讓，將原商標注冊證加注發(fā)給受讓方，同時進行相應(yīng)的公告；對不符合手續(xù)和要求的則予以駁回。   注意事項：  （1）有些商標的轉(zhuǎn)讓需要提供有關(guān)部門的審核批準文件，如人用藥品、煙草制品等。  （2）轉(zhuǎn)讓的商標必須是處于有效期內(nèi)的有效商標。他人提出異議的商標或已經(jīng)過期的商標不得轉(zhuǎn)讓。  （3）轉(zhuǎn)讓商標必須是商標權(quán)整體轉(zhuǎn)讓，不允許割裂核定的商品和服務(wù)范圍進行部分轉(zhuǎn)讓。如果轉(zhuǎn)讓方在同一種或類似商品與服務(wù)上注冊了相同或類似商標，為防止消費者混淆與誤認，應(yīng)該一起轉(zhuǎn)讓。  （4）如果注冊商標已經(jīng)許可

11、他人使用，轉(zhuǎn)讓方只有在征得被許可人同意后，解除了原許可使用后，方能進行轉(zhuǎn)讓。如受讓方同意許可使用，則可以由受讓方與原被許可使用人另行簽定合同。   4、商標的續(xù)展   商標的續(xù)展是指注冊商標所有人依法辦理相關(guān)手續(xù)，延長注冊商標的有效期。續(xù)展注冊可以無限制地申請，每續(xù)展一次的注冊商標有效期為10年。商標局對于商標續(xù)展注冊，一般予以核準，但是以下情況除外：（1）過了寬展期提出續(xù)展申請的；（2）自行變更商標的文字、圖形的；（3）自行擴大注冊商標核定使用范圍的；（4）明顯違反相關(guān)法律規(guī)定的。  注意事項：  （1）核準續(xù)展的有效期應(yīng)與上一期的

12、有效期相銜接。  （2）應(yīng)在注冊商標有效期屆滿前6個月內(nèi)提出申請。如果在規(guī)定期限內(nèi)未提出申請的，在有效期滿后的6個月內(nèi)還可以提出申請，但應(yīng)當按規(guī)定繳納遲延費。如果在有效期滿后的6個月內(nèi)仍未提出續(xù)展注冊的申請，商標局即注銷其注冊商標并予以公告。   5、 商標的變更   商標的變更僅僅指注冊商標需要變更注冊人的名義、地址或者其他注冊事項。   注意事項：  （1）如需改變商標的文字、圖形或擴大核定的使用范圍，不屬于變更，應(yīng)當以新商標重新提出申請。  （2）申請變更注冊人名義除應(yīng)向商標局送交變更商標

13、注冊人名義申請書和繳納費用之外，還應(yīng)報送相關(guān)主管部門的變更文件或批準文件，交回原證。  （3）企業(yè)地址發(fā)生變更時，如不在規(guī)定期限內(nèi)及時提出變更申請，當發(fā)生商標侵權(quán)時，商標權(quán)人的權(quán)益有可能難以得到法律的保護。   6、馳名商標的申報   和我們平常在生活里對馳名商標的認識不同，馳名商標不是一經(jīng)認定之后就永遠有效，不是終身制的。馳名商標采取個案認定、被動認定，具體的說就是在侵權(quán)案件中由商標局、商標評審委員會或法院認定。屆時由被侵權(quán)方主動提出認定的申請，并且僅在該案中有效。  申報馳名商標所需要的文件：（1）關(guān)于申請認定某馳名商標為中國馳名

14、商標的報告；（2）馳名商標認定申請表；（3）公司的營業(yè)執(zhí)照及相關(guān)資格證件（包括稅務(wù)登記證、代碼證等）及所申報商標的注冊證；（4）公司簡介；（5）產(chǎn)品的國內(nèi)外銷售情況，包括銷售網(wǎng)絡(luò)、銷售合同、銷售證明（發(fā)票）；（6）公司和產(chǎn)品所取得的榮譽及證書；（7）商標在國內(nèi)外注冊情況、防御商標的注冊證或在先申請的證明、聯(lián)合商標的注冊證或在先申請的證明、國際商標注冊的注冊證書及相關(guān)情況材料；（8）商標在國內(nèi)外被侵權(quán)的情況；（9）商標在國內(nèi)外廣告發(fā)布的情況，包括廣告合同、廣告證明（發(fā)票）、廣告樣稿；（10）近三年來公司資產(chǎn)負債表和審計報告；（11）公司產(chǎn)品管理的情況。   以下材料可以作為證

15、明商標馳名的證據(jù)材料：（1）證明相關(guān)公眾對該商標知曉程度的有關(guān)材料；（2）證明該商標使用持續(xù)時間的有關(guān)材料，包括該商標使用、注冊的歷史和范圍的有關(guān)材料；（3）證明該商標的任何宣傳工作的持續(xù)時間、程度和地理范圍的有關(guān)材料，包括廣告宣傳和促銷活動的方式、地域范圍、宣傳媒體的種類以及廣告投放量等有關(guān)材料；（4）證明該商標作為馳名商標受保護記錄的有關(guān)材料，包括該商標曾在中國或者其他國家和地區(qū)作為馳名商標受保護的有關(guān)材料；（5）證明該商標馳名的其他證據(jù)材料，包括使用該商標的主要商品近三年的產(chǎn)量、銷售量、銷售收入、利稅、銷售區(qū)域等有關(guān)材料。 二、企業(yè)商標的訴訟實務(wù)  企業(yè)商標的訴訟主要

16、包括商標行政訴訟、一般商標侵權(quán)訴訟、商標侵權(quán)的刑事訴訟等。   1、商標行政訴訟   商標行政訴訟分為當事人對工商行政機關(guān)處罰不服的行政訴訟和商標評審行政訴訟。   當事人對下列幾種行政處罰不服的，可以提起行政訴訟：（1）使用商標的商品粗制濫造、以次充好，欺騙消費者的；（2）國家規(guī)定必須使用注冊商標的商品，沒有使用注冊商標在市場上銷售的；（3）未注冊商標冒充注冊商標使用的；（4）使用的商標屬于商標法規(guī)定不得作為商標使用的文字、圖形的；（5）侵犯注冊商標專用權(quán)，工商行政管理機關(guān)責令停止侵權(quán)行為、罰款的；（6）對侵犯注冊商標專用權(quán)且有毒、

17、有害并且沒有使用價值的商品予以銷毀的；（7）封存或收繳商標標識的。    當事人對于是否屬于商標專用權(quán)以及是否撤銷注冊商標專用權(quán)的行政處理決定，可以提起行政訴訟。當事人對商標評審委員會的決定或裁定不服的，可以自收到通知之日起30日內(nèi)向人民法院起訴。   2、一般商標侵權(quán)訴訟   侵犯商標專用權(quán)主要包括以下形式：（1）擅自在同一種商品上使用與注冊商標相同的商標；（2）擅自在同一種商品上使用與注冊商標類似的商標；（3）擅自在類似商品上使用與注冊商標相同的商標；（4）擅自在類似商品上使用與注冊商標近似的商標；（5）銷售侵犯注冊商標

18、專用權(quán)的商品；（6）偽造、擅自制造他人注冊商標標識；（7）在同一種商品或類似商品上，將與他人注冊商標相同或近似的文字、圖形作為商品名稱或者商品裝潢使用，并且足以造成誤認的；（8）故意為侵犯他人注冊商標專用權(quán)提供倉儲、運輸、郵寄、隱匿等便利條件；（9）給他人的注冊商標專用權(quán)造成其他損害的。  注意事項：  （1）管轄權(quán)問題。因侵權(quán)行為提起的訴訟，由侵權(quán)行為地或被告住所地法院管轄，而侵權(quán)行為地包括侵權(quán)行為實施地和侵權(quán)結(jié)果發(fā)生地。被控侵權(quán)商品的制造者的銷售行為直接導致的商品到達地，被控侵權(quán)商品的銷售者的銷售行為直接導致的商品達到地，是該制造者、銷售者實施被控侵權(quán)行為的結(jié)果發(fā)生地。權(quán)利人可以從幾個有管轄權(quán)的法院中，選擇一個最有利于自己的法院提出訴訟。  （2）訴訟時效問題。由于商標侵權(quán)行為一般處于持續(xù)狀態(tài)中，對權(quán)利人主張訴訟時效比較有利，權(quán)利人可以從發(fā)現(xiàn)之日起提出訴訟。但是建議盡早提出訴訟，因為侵犯商標專用權(quán)的行為一