第3章 專利許可

1、B u s I n e s s M e e t I n g第第3 3章章 專利許可專利許可第一節(jié)第一節(jié) 專利權(quán)概述專利權(quán)概述第二節(jié)第二節(jié) 取得專利權(quán)的條件取得專利權(quán)的條件第三節(jié)第三節(jié) 專利申請(qǐng)和審查程序?qū)＠暾?qǐng)和審查程序 第四節(jié)第四節(jié) 專利保護(hù)期專利保護(hù)期第五節(jié)第五節(jié) 專利的實(shí)施許可專利的實(shí)施許可第第3 3章章 專利許可專利許可結(jié)構(gòu)結(jié)構(gòu)一、 專利權(quán)概述 （一）專利權(quán)概念 Patent 專利是國(guó)家專利局根據(jù)發(fā)明人的申請(qǐng)，認(rèn)為其發(fā)明符合專利法規(guī)定的條件，而授予發(fā)明人在一定時(shí)期內(nèi)，對(duì)其發(fā)明擁有的一種專有權(quán)或獨(dú)占權(quán)。 （二）專利權(quán)的主體 1、發(fā)明人 2、職務(wù)發(fā)明人的單位 3、合法受讓人 4、外國(guó)國(guó)民牛

2、人農(nóng)民癡迷發(fā)明中學(xué)生潛心發(fā)明蘋果專利之歌（三）專利權(quán)的客體（三）專利權(quán)的客體 1、發(fā)明、發(fā)明 invention 發(fā)明是指對(duì)產(chǎn)品、方法或者其改進(jìn)所提出的新的技術(shù)方案。 折疊電腦桌折疊電腦桌 鍋蓋架鍋蓋架 防蚊網(wǎng)防蚊網(wǎng) 便攜手機(jī)充電器便攜手機(jī)充電器Iphone5概念機(jī)激光鍵盤虛擬激光鍵盤虛擬激光鍵盤虛擬激光鍵盤 采用光投照技術(shù)，幾乎能在任意平面上投影出全尺寸的電腦鍵盤。 這款藍(lán)牙Virtual Keyboard出自最近點(diǎn)名率非常高的i.Tech公司手下，不過(guò)技術(shù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)則由以色列的VKB公司掌握。 三圍大小為90mm*34mm*24mm,重量為80g， 2、實(shí)用新型、實(shí)用新型utility mo

3、del 對(duì)產(chǎn)品的形狀、構(gòu)造或其結(jié)合所提出的適對(duì)產(chǎn)品的形狀、構(gòu)造或其結(jié)合所提出的適于實(shí)用的新的技術(shù)方案。于實(shí)用的新的技術(shù)方案。 不涉及產(chǎn)品制造原理的改革。不涉及產(chǎn)品制造原理的改革。 液體、氣體等形態(tài)的產(chǎn)品不能成為實(shí)用新液體、氣體等形態(tài)的產(chǎn)品不能成為實(shí)用新型的保護(hù)對(duì)象，材料本身也不能成為實(shí)用型的保護(hù)對(duì)象，材料本身也不能成為實(shí)用新型專利。新型專利。 3、外觀設(shè)計(jì)、外觀設(shè)計(jì) industrial design 對(duì)產(chǎn)品的形狀、圖案、色彩或者其結(jié)合所作對(duì)產(chǎn)品的形狀、圖案、色彩或者其結(jié)合所作出的富有美感并適于工業(yè)應(yīng)用的新設(shè)計(jì)。出的富有美感并適于工業(yè)應(yīng)用的新設(shè)計(jì)。魅族手機(jī)外觀侵權(quán)被迫停產(chǎn)二、取得專利權(quán)的實(shí)質(zhì)性

4、條件二、取得專利權(quán)的實(shí)質(zhì)性條件 1、新穎性 novelty 是指在申請(qǐng)日以前沒有同樣的發(fā)明創(chuàng)造在國(guó)內(nèi)外出版物上公開發(fā)表過(guò)、在國(guó)內(nèi)公開使用過(guò)或者以其他方式為公眾所知，也沒有由他人向?qū)＠痔岢鲞^(guò)申請(qǐng)并且記載在申請(qǐng)日以后公布的專利申請(qǐng)文件中。哪些發(fā)明創(chuàng)造可以獲得專利保護(hù) 案例：1987年2月15日，甲乙兩公司簽定合同，由乙為甲設(shè)計(jì)新式住宅，乙在建造中完成一件名為“壁式建筑物的構(gòu)筑裝置”的發(fā)明，并實(shí)施于該住宅之中。1987年8月31日建成，乙于1988年1月23日就此發(fā)明向中國(guó)專利局提出了發(fā)明專利申請(qǐng)。 1990年3月5日，專利局以“該發(fā)明在申請(qǐng)日前已在國(guó)內(nèi)使用公開，因而喪失新穎性”為由，駁回了乙公司

5、的申請(qǐng)。 申請(qǐng)專利的發(fā)明創(chuàng)造在申請(qǐng)日以前六個(gè)月內(nèi)，有下列情形之一的，不喪失新穎性： （1）在中國(guó)政府主辦或者承認(rèn)的國(guó)際展覽會(huì)上首次展出的； （2）在規(guī)定的學(xué)術(shù)會(huì)議或者技術(shù)會(huì)議上首次發(fā)表的； （3）他人未經(jīng)申請(qǐng)人同意而泄露其內(nèi)容的。 保護(hù)工業(yè)產(chǎn)權(quán)巴黎公約Paris Convention for the Protection of Industrial Property 于1883年3月20日在法國(guó)巴黎締結(jié)，1884年7月7日正式生效。 公約的目的是便利成員國(guó)國(guó)民在公約成員國(guó)范圍內(nèi)的專利權(quán)和商標(biāo)權(quán)申請(qǐng)，并促使一項(xiàng)工業(yè)產(chǎn)權(quán)能在各成員國(guó)得到較充分和平等的保護(hù)。 公約目前有100多個(gè)成員國(guó)，中國(guó)于198

6、4年11月14日正式加入該公約，公約于1985年3月19日對(duì)我國(guó)正式生效。 公約的主要原則：國(guó)民待遇原則和優(yōu)先權(quán)原則 第一次申請(qǐng)了發(fā)明專利或?qū)嵱眯滦秃?2個(gè)月內(nèi)，或外觀設(shè)計(jì)專利或商標(biāo)后6個(gè)月內(nèi)，到另一成員國(guó)申請(qǐng)?jiān)搶＠蛏虡?biāo)，申請(qǐng)日視同為第一次申請(qǐng)日。 案例：日本某公司于案例：日本某公司于1988年年10月月3日向中國(guó)專利局提日向中國(guó)專利局提交了一份名稱為交了一份名稱為“防眼疲勞鏡片防眼疲勞鏡片”的發(fā)明專利申請(qǐng)，的發(fā)明專利申請(qǐng)，該專利申請(qǐng)已早在該專利申請(qǐng)已早在1988年年5月月7日以相同主題的內(nèi)容日以相同主題的內(nèi)容在日本提出專利申請(qǐng)，并在向中國(guó)專利局提交該專在日本提出專利申請(qǐng)，并在向中國(guó)專利局提

7、交該專利申請(qǐng)的同時(shí)，提交了要求優(yōu)先權(quán)書面聲明，及在利申請(qǐng)的同時(shí)，提交了要求優(yōu)先權(quán)書面聲明，及在日本第一次提出的專利申請(qǐng)文件的副本。中國(guó)某大日本第一次提出的專利申請(qǐng)文件的副本。中國(guó)某大學(xué)光學(xué)研究所于學(xué)光學(xué)研究所于1988年年7月也研制成功一種用于減輕月也研制成功一種用于減輕因長(zhǎng)時(shí)間觀看銀屏所造成眼疲勞的鏡片，這種鏡片因長(zhǎng)時(shí)間觀看銀屏所造成眼疲勞的鏡片，這種鏡片和日本公司的鏡片無(wú)論是在具體結(jié)構(gòu)、技術(shù)處理，和日本公司的鏡片無(wú)論是在具體結(jié)構(gòu)、技術(shù)處理，還是在技術(shù)效果上都是相同的。該光學(xué)研究所于還是在技術(shù)效果上都是相同的。該光學(xué)研究所于1988年年9月月10日向中國(guó)專利局提交名稱為日向中國(guó)專利局提交名稱

8、為“保健鏡片保健鏡片”的發(fā)明專利申請(qǐng)，該光學(xué)研究所的專利申請(qǐng)與日本的發(fā)明專利申請(qǐng)，該光學(xué)研究所的專利申請(qǐng)與日本某公司的專利申請(qǐng)的主題相同，其申請(qǐng)日早于日本某公司的專利申請(qǐng)的主題相同，其申請(qǐng)日早于日本某公司在中國(guó)的申請(qǐng)日。某公司在中國(guó)的申請(qǐng)日。 中國(guó)專利局根據(jù)專利法及日本公司要求優(yōu)先權(quán)的聲明，依法批準(zhǔn)該公司的“防眼疲勞鏡片”專利申請(qǐng)享有優(yōu)先權(quán)，批準(zhǔn)該申請(qǐng)為發(fā)明專利。因此，中國(guó)某大學(xué)光學(xué)研究所的“保健鏡片”的專利申請(qǐng)因失去新穎性而未被授予專利權(quán)。 2、創(chuàng)造性 creativity 是指同申請(qǐng)日以前的技術(shù)相比，該發(fā)明有突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)和顯著的進(jìn)步，該實(shí)用新型有實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)和進(jìn)步。對(duì)一個(gè)在相同技術(shù)領(lǐng)域具

9、有一般技術(shù)水平的人而言，不是顯而易見的一望而知的技術(shù)。 3、實(shí)用性實(shí)用性 practicability 是指該發(fā)明能夠制造或者使用，并且能夠產(chǎn)生積極效果。 如何審查實(shí)用性 案例：某人研制出一種自動(dòng)加溫保溫瓶，其特點(diǎn)是采用酒精作為恒溫器的感溫介質(zhì)，用陶瓷為瓶膽，自動(dòng)將瓶?jī)?nèi)的水維持在一定的溫度范圍之內(nèi)，為使用者提供方便。某人將此向?qū)＠痔岢鰧?shí)用新型的專利申請(qǐng)，并被獲準(zhǔn)。但其后，某單位向?qū)＠麖?fù)審委員會(huì)提出了宣告該專利無(wú)效的請(qǐng)求，其理由是該專利與已公布的某日本專利文獻(xiàn)相比，不具備創(chuàng)造性。 專利復(fù)審委員會(huì)審查中發(fā)現(xiàn)，該專利與日本已公布的專利相比，只是將原感溫介質(zhì)改為酒精，將原瓶膽材料改為陶瓷，其余基本相

10、似。而以酒精作為感溫介質(zhì)是一種常用介質(zhì)，陶瓷膽的盛水容器也早已出現(xiàn)，這種簡(jiǎn)單的材料替換并沒有產(chǎn)生突破性的技術(shù)效果，沒有實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)，因此不能被授予專利權(quán)，最后被宣告無(wú)效。 4、不授予專利權(quán)的情況 （1）科學(xué)發(fā)現(xiàn) （2）智力活動(dòng)的規(guī)則和方法 （3）疾病的診斷和治療方法 （4）動(dòng)物和植物品種 （5）用原子核變換方法獲得的物質(zhì) 對(duì)違反國(guó)家法律、社會(huì)公德或妨害公共利益的發(fā)明創(chuàng)造，不授予專利權(quán)。 案例：某電子廠技術(shù)員周某，將他自己所掌握的電子技術(shù)與人體解剖知識(shí)相結(jié)合，發(fā)現(xiàn)用電極刺激身體的某些神經(jīng)穴位，能夠產(chǎn)生極強(qiáng)的快樂感。經(jīng)反復(fù)實(shí)驗(yàn)，他掌握了電流、電壓及刺激強(qiáng)度的確切數(shù)據(jù)，制造出了“迷你”牌電子快樂享受刺

11、激器的樣機(jī)，并通過(guò)某專利代理所向國(guó)家申請(qǐng)專利。 該專利代理所經(jīng)過(guò)初步審查，認(rèn)為這屬于重大科技發(fā)明創(chuàng)造，符合授予專利權(quán)的條件，遂代其向國(guó)家專利局提交了全部資料和樣機(jī)，申請(qǐng)給予專利保護(hù)。 國(guó)家專利局經(jīng)過(guò)電子、醫(yī)學(xué)方面專家鑒定后，認(rèn)為這種發(fā)明雖屬重大科技發(fā)明創(chuàng)造，并確能產(chǎn)生使人快樂的刺激效果，但這種外部神經(jīng)穴位的刺激，對(duì)于人身健康危害極大，不能推廣和使用，所以決定沒收全部資料和樣機(jī)。 三、專利申請(qǐng)和審查程序 （一）專利申請(qǐng) 1、專利授予原則 （1）發(fā)明在先原則 僅美國(guó)，加拿大、菲律賓曾采用，分別于1989年和1998年放棄。 （2）申請(qǐng)?jiān)谙仍瓌t 世界上大多數(shù)國(guó)家包括我國(guó)都采用此原則 案例：電視的發(fā)明

12、是由美國(guó)兩個(gè)人各自獨(dú)立完成的，菲羅和弗拉第米爾，兩人都向美國(guó)專利局提出專利申請(qǐng)。為確定誰(shuí)是先發(fā)明人，美國(guó)專利局做了大量調(diào)查工作。因?yàn)閾?jù)菲羅反映，他畫出的第一幅電視傳真原理圖是在他小時(shí)候，在一個(gè)名叫瑞格百小鎮(zhèn)上讀書時(shí)畫的。由于是一天放學(xué)后畫在教室的黑板上的，沒法將第一幅圖帶到專利局來(lái)審查。 能證明這件事的是他當(dāng)時(shí)的學(xué)科老師塔爾曼。但是，不久菲羅一家離開了瑞格百，以后他再也沒見到過(guò)這位老師。為此，美國(guó)專利局與專利律師又開始尋找塔爾曼老師，最終在鹽湖城找到了他。他不僅回憶出這個(gè)孩子當(dāng)時(shí)竟能回答出他對(duì)該圖提出的所有問(wèn)題及詳細(xì)數(shù)據(jù)，而且還清楚地記得他的學(xué)生當(dāng)時(shí)告訴他的每個(gè)數(shù)據(jù)。這樣才令人信服地證明了菲羅

13、是第一個(gè)發(fā)明電視的發(fā)明人。 Philo Farnsworth(19061971)，13歲時(shí)他就想到了電視的原理，21歲時(shí)利用一根電線發(fā)送了第一幅圖像，并申請(qǐng)了專利。但他的專利在給他帶來(lái)任何商業(yè)利益之前就到期失效了。 案例：日本有名的小西六照相機(jī)公司于1958年首先完成攝像機(jī)的驅(qū)動(dòng)機(jī)電池消耗量表示法的發(fā)明，因沒有及時(shí)申請(qǐng)專利，被后發(fā)明的雅西卡照相機(jī)公司搶先申請(qǐng)取得了專利，使小西六公司錯(cuò)過(guò)了利用專利權(quán)保護(hù)自己產(chǎn)品的機(jī)會(huì)，反而要購(gòu)買雅西卡公司的專利使用權(quán)才能生產(chǎn)和銷售帶有這種發(fā)明的產(chǎn)品。 2、專利申請(qǐng)文件 （1）請(qǐng)求書 發(fā)明的名稱、發(fā)明人姓名、申請(qǐng)人名稱、地址等 （2）說(shuō)明書 以所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人

14、員能夠?qū)崿F(xiàn)為準(zhǔn) （3）權(quán)利要求書 以說(shuō)明書為依據(jù)，說(shuō)明要求專利保護(hù)的范圍 （二）專利的審查 1、形式審查制 即初步審查，也稱登記制。指專利局在收到專利申請(qǐng)后，只對(duì)該申請(qǐng)?jiān)谛问缴鲜欠穹戏梢笞鞒鰧彶?，而不?duì)該發(fā)明本身是否滿足了授予專利權(quán)所應(yīng)具備的實(shí)質(zhì)性條件進(jìn)行審查。 2、實(shí)質(zhì)性審查制 即在形式審查后，無(wú)須申請(qǐng)人請(qǐng)求專利局便自動(dòng)對(duì)專利申請(qǐng)進(jìn)行實(shí)質(zhì)性審查 。 3、延期審查制 即在形式審查后，專利局不立即對(duì)專利申請(qǐng)進(jìn)行實(shí)質(zhì)性審查，而是在申請(qǐng)人提出請(qǐng)求時(shí)再進(jìn)行。多數(shù)國(guó)家采用此制度，我國(guó)對(duì)發(fā)明專利實(shí)行此制度。 （三）專利的復(fù)審 專利局設(shè)立專利復(fù)審委員會(huì)，對(duì)專利局駁回申請(qǐng)決定不服的，或者對(duì)專利局撤銷或者

15、維持專利權(quán)的決定不服的，可以自收到通知之日起3個(gè)月內(nèi)，向?qū)＠麖?fù)審委員會(huì)請(qǐng)求復(fù)審。對(duì)復(fù)審決定不服者，可在自收到通知之日起3個(gè)月內(nèi)，向法院起訴。如何向國(guó)外申請(qǐng)專利四、專利的保護(hù)期自申請(qǐng)日起計(jì)算，發(fā)明專利的保護(hù)期限為20年，實(shí)用新型和外觀設(shè)計(jì)專利的保護(hù)期限為10年。以專利作價(jià)投資要注意專利有效期 中國(guó)大陸一家生產(chǎn)皮鞋的廠家，與意大利一制鞋公司合資生產(chǎn)皮鞋，意大利公司以生產(chǎn)流水線及其擁有專利的制鞋工藝作價(jià)投資，其專利技術(shù)作價(jià)10%投資。合同簽訂后，當(dāng)意大利公司向中方提供其專利資料時(shí)，中方才發(fā)現(xiàn)，該專利只剩一年的保護(hù)期，中方蒙受損失。 教訓(xùn)：應(yīng)先審查專利有效期，后作價(jià)。 專利的喪失 1、保護(hù)期屆滿 2、

16、專利權(quán)人放棄權(quán)利 （1）專利權(quán)人以書面聲明放棄其專利權(quán) （2）停繳專利年費(fèi) 原聯(lián)邦德國(guó)專利的平均壽命只有9年，維持到專利保護(hù)期屆滿的只占專利總數(shù)的3.7% 。 法國(guó)專利中維持到10年的專利只占專利總數(shù)的25%左右，而維持到專利期屆滿的僅有5%左右。 澳大利亞，約有2/3的專利在不到5年的時(shí)間里就放棄了權(quán)利。 我國(guó)發(fā)明專利平均壽命57年，實(shí)用新型和外觀設(shè)計(jì)平均約34年。 （3）專利授予后被專利局或法院宣布無(wú)效 （4）專利權(quán)人死亡等而終止 （一）專利實(shí)施許可合同的概念 專利實(shí)施許可合同，是指專利權(quán)人或者其授權(quán)的人作為許可方許可被許可方在約定的范圍內(nèi)實(shí)施專利，被許可方支付約定使用費(fèi)所訂立的合同，其本

17、質(zhì)是當(dāng)事人之間為轉(zhuǎn)讓專利實(shí)施權(quán)所訂立的合同。五、專利實(shí)施許可 （二）專利文獻(xiàn)檢索 專利文獻(xiàn)檢索是指根據(jù)一項(xiàng)或數(shù)項(xiàng)數(shù)據(jù)特征，從大量的專利文獻(xiàn)或?qū)＠麛?shù)據(jù)庫(kù)中挑選符合某一特定要求的文獻(xiàn)或信息的過(guò)程。 專利文獻(xiàn)檢索的作用引進(jìn)技術(shù) 在國(guó)際技術(shù)進(jìn)口貿(mào)易中，擬引進(jìn)方需要對(duì)準(zhǔn)備引進(jìn)的技術(shù)進(jìn)行專利技術(shù)信息檢索的追溯檢索，將檢索到的結(jié)果與準(zhǔn)備引進(jìn)的技術(shù)進(jìn)行比較，從而對(duì)準(zhǔn)備引進(jìn)的技術(shù)的水平做出判斷，以最終做出正確決策。產(chǎn)品出口 在產(chǎn)品出口中，產(chǎn)品出口企業(yè)需要檢索專利文獻(xiàn)，以判斷在目標(biāo)出口市場(chǎng)是否存在與出口產(chǎn)品相同或類似的專利；出口產(chǎn)品的專利在目標(biāo)出口市場(chǎng)是否有效。技術(shù)研究 在科研人員準(zhǔn)備下述的科研工作前，必須要進(jìn)行

18、專利文獻(xiàn)檢索，比如課題研究或科研立項(xiàng)；遇到技術(shù)難題或要找到某一技術(shù)解決方案；進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新。企業(yè)戰(zhàn)略的制定 專利文獻(xiàn)檢索對(duì)企業(yè)制定戰(zhàn)略的意義就在于企業(yè)可以借此全面收集本企業(yè)所涉及的技術(shù)領(lǐng)域的所有專利，從而便于企業(yè)對(duì)整個(gè)市場(chǎng)環(huán)境狀況進(jìn)行科學(xué)分析，制定出適合企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略，從而做到在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中知己知彼。 （三）專利實(shí)施許可合同的特殊條款 專利實(shí)施許可合同的具體條款一方面具有國(guó)際技術(shù)貿(mào)易合同的基本條款，包括前言、定義、范圍、價(jià)格與支付、保證、索賠、稅費(fèi)、侵權(quán)、保密、不可抗力、爭(zhēng)議的解決以及合同生效等。另一方面還具有專利實(shí)施許可所特有的條款，包括有關(guān)專利失效處理的條款、技術(shù)改進(jìn)條款等。 1、有關(guān)專利失效

19、處理的條款 專利失效的原因可能是許可方，如專利權(quán)人沒有按照規(guī)定繳納年費(fèi)，或者專利權(quán)人以書面聲明放棄其專利權(quán)，這兩種情況都會(huì)使得專利權(quán)期滿前終止，喪失效力。 專利失效的另一種原因可能源于其他方，比如中國(guó)專利法第45條規(guī)定如下：自國(guó)務(wù)院專利行政部門公告授予專利權(quán)之日起，任何單位或者個(gè)人認(rèn)為該專利權(quán)的授予不符合本法有關(guān)規(guī)定的，可以請(qǐng)求專利復(fù)審委員會(huì)宣告該專利權(quán)無(wú)效。 許可合同應(yīng)明確規(guī)定出現(xiàn)這種情況后的處理?xiàng)l款。對(duì)于因許可方原因而專利失效的情況，合同的規(guī)定可以是被許可方有權(quán)終止合同并索賠，因?yàn)檫@屬于許可方根本性違約。 對(duì)于其他方原因?qū)е聦＠У那闆r，應(yīng)該明確：一項(xiàng)專利的任一被許可人都不對(duì)專利無(wú)效宣告以后的使用費(fèi)負(fù)責(zé)；在提出正式異議之前的專利使用費(fèi)也當(dāng)