企業(yè)并購中的知識產(chǎn)權(quán)盡職調(diào)查.doc

企業(yè)并購中的知識產(chǎn)權(quán)盡職調(diào)查知識產(chǎn)權(quán)現(xiàn)在已經(jīng)成為企業(yè)并購中必須考慮的一個重要因素。 近年，越來越多的企業(yè)對其他企業(yè)進行并購的主要目的就是為了得到被并購企業(yè)的技術(shù)、知識產(chǎn)權(quán)及掌握這些技術(shù)和知識產(chǎn)權(quán)的研發(fā)、技術(shù)人員。同時在對一些知識創(chuàng)新型企業(yè)、高新科技企業(yè)及掌握特殊制造工藝的制造企業(yè)進行收購時，知識產(chǎn)權(quán)往往被作為被收購企業(yè)極其重要的資產(chǎn)加以重視。 在并購過程中一般需要對被收購方進行法律和財務(wù)的盡職調(diào)查。以往，都把知識產(chǎn)權(quán)納入法律盡職調(diào)查范圍內(nèi)，調(diào)查內(nèi)容也一般局限于對商標(biāo)、專利、著作權(quán)的權(quán)屬關(guān)系、相關(guān)的合同條款的審核。然而，知識產(chǎn)權(quán)不同于不動產(chǎn)及其他有形資產(chǎn)，知識產(chǎn)權(quán)是無形資產(chǎn)，而無形性對其價值的評估也沒有十分明確的標(biāo)準(zhǔn)。有的知識產(chǎn)權(quán)的權(quán)屬關(guān)系比較復(fù)雜、加之現(xiàn)代科技發(fā)展很容易使某一項技術(shù)、軟件被淘汰，這也給知識產(chǎn)權(quán)價值的評估帶來很多不確定因素和困難。所以，在收購一家以知識產(chǎn)權(quán)為主要資產(chǎn)的企業(yè)且標(biāo)的比較大的時候，把知識產(chǎn)權(quán)從其他法律關(guān)系分離出來，作為一項獨立的法律關(guān)系進行調(diào)查就顯得尤為重要了。被收購企業(yè)的核心資產(chǎn)中知識產(chǎn)權(quán)的比重越大，企業(yè)經(jīng)營和發(fā)展的變數(shù)和不確定因素也越大，同時也決定了收購方是否能夠最終通過收購達到其戰(zhàn)略目的的關(guān)鍵。知識產(chǎn)權(quán)的盡職調(diào)查，除了需要依賴律師以外，有時還需要專利代理人、專業(yè)技術(shù)人員、行業(yè)協(xié)會的專家的配合才能使收購行為得以有序、高效地進行，也可以讓收購的風(fēng)險和成本降到最低。 一、盡職調(diào)查的程序 1 在并購前期，收購方和被收購方應(yīng)該對收購意向、被收購方大致情況、收購進程等進行初步的接觸。這其中包括如何、何時進行盡職調(diào)查等事項的商討。由于某些知識產(chǎn)權(quán)，比如技術(shù)秘密，有其特殊性和保密性，一旦向第三方公開就有可能失去其經(jīng)濟價值，所以被收購方要求與進行調(diào)查的收購方簽訂保密協(xié)議是非常有必要的。2 并購存在很多不可預(yù)測的變數(shù)，并購方在進行盡職調(diào)查后放棄收購計劃的情況很多。作為被收購方，即使與收購方簽訂了保密協(xié)議，也應(yīng)該與律師、專利代理人等專業(yè)人士制定技術(shù)秘密公開的日程表，以便商討如何有步驟、有主次地逐步公開。被收購方如果一開始就公開企業(yè)所有的知識產(chǎn)權(quán)，特別是將技術(shù)秘密全盤托出的話，最終出現(xiàn)收購計劃流產(chǎn)，將對被收購方造成無法彌補的損失。 3 收購方同時應(yīng)該督促被收購方事先與掌握核心技術(shù)的技術(shù)研發(fā)人員進行充分的溝通，讓這些技術(shù)人員了解收購情況及盡職調(diào)查的目的。因為在進行盡職調(diào)查過程中，收購方的律師會以會談、詢問的方式與這些人員溝通并要求解答相關(guān)的問題。如果這些人員事先不了解收購真相，很有可能出現(xiàn)抵觸情緒或者待原企業(yè)被收購后辭職，這樣對收購方來說存在了技術(shù)和人才都將可能流失的風(fēng)險。 4 在解決了上述問題后，由收購方和被收購方商定收購的基本法律框架和財稅策略，簽訂收購意向書，并開始進入盡職調(diào)查階段。 5 如前所述，一項復(fù)雜的知識產(chǎn)權(quán)盡職調(diào)查除了律師的參與，具有專業(yè)知識背景的專利代理人、商標(biāo)代理人、專業(yè)技術(shù)人員等的配合也是必不可少的。所以挑選和組織這樣一個專業(yè)的團隊是順利開展盡職調(diào)查的前提條件，一個好的專業(yè)團隊可以保證盡職調(diào)查的高效、全面和專業(yè)。 6 團隊組建后即開始針對本案制作資料清單，向被收購企業(yè)索取相關(guān)的書面資料。知識產(chǎn)權(quán)盡職調(diào)查一般需要被收購方提供以下主要書面材料： 企業(yè)的基本信息，包括經(jīng)營范圍、商業(yè)運作模式、主要產(chǎn)品 企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)登記清單，包括本企業(yè)所有、與共有人共同所有及本企業(yè)只具有使用權(quán)的專利、外觀設(shè)計、實用新型、商標(biāo)、軟件等著作權(quán)、半導(dǎo)體布圖設(shè)計權(quán)等，以及相關(guān)的權(quán)利證書和使用許可證、合同等法律文件 正在申請的知識產(chǎn)權(quán)清單 使用許可合同、共同技術(shù)開發(fā)合同、委托合同、權(quán)利轉(zhuǎn)讓合同等 過去或現(xiàn)在發(fā)生的知識產(chǎn)權(quán)訴訟、仲裁情況說明、判決書以及行政機關(guān)的處罰通知書 企業(yè)內(nèi)部關(guān)于職務(wù)發(fā)明的規(guī)章制度 企業(yè)關(guān)于商業(yè)秘密保護的規(guī)章制度 與知識產(chǎn)權(quán)相關(guān)的股東會（大會）決議、董事會決議、重要的會議記錄 企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)管理部門人員名單、知識產(chǎn)權(quán)管理規(guī)章制度 聘請的律師事務(wù)所、知識產(chǎn)權(quán)代理機構(gòu)等知識產(chǎn)權(quán)顧問單位的名單及相關(guān)的委托合同 7 在收到以上的書面資料后，收購方的律師對這些資料進行書面審核，以便掌握被收購方大致的經(jīng)營狀況、商業(yè)模式、主要產(chǎn)品、市場銷售等情況；并對這些知識產(chǎn)權(quán)在企業(yè)經(jīng)營中所起到的作用和對企業(yè)利潤的貢獻度做出一個概略性的判斷。同時，為了確保這些信息的準(zhǔn)確性、完整性和及時性，還可以事先通過其它的比如網(wǎng)絡(luò)、媒體、行業(yè)協(xié)會、專利局、商標(biāo)局等相關(guān)的行政部門對資料進行查詢、核實。通過如此的初步調(diào)查，還可以提前發(fā)現(xiàn)可能存在的問題和風(fēng)險，并對書面材料沒有反映出來的疑點加以總結(jié)，以便今后到被收購企業(yè)實地調(diào)查時有的放矢，提高工作效率。 8 律師等專業(yè)人員在經(jīng)過書面材料的審核之后，便可以安排到被收購方的經(jīng)營生產(chǎn)場所進行實地調(diào)查。實地調(diào)查的目的，除了對書面材料所記錄信息進行證實以外，還包括對所有知識產(chǎn)權(quán)的現(xiàn)狀、保管方法、實際使用情況等各方面進行勘驗。同時還需要通過向企業(yè)管理人員、科技研發(fā)人員的詢問和解答疑問來收集、補充書面材料無法或沒有反映出來的信息。 9 實地調(diào)查后，根據(jù)調(diào)查所收集來的材料，進行分析和總結(jié)，并以書面形式呈報給收購方。在書面報告中除了應(yīng)該闡明被收購方的知識產(chǎn)權(quán)現(xiàn)狀、存在的問題、潛在的風(fēng)險等情況以外，也可以提供一些專業(yè)意見和解決方案，以便收購方對是否繼續(xù)收購及收購后如何調(diào)整經(jīng)營戰(zhàn)略進行一個比較全面的評估和判斷。 關(guān)于盡職調(diào)查的時間點，一般是在收購意向書簽訂后至正式簽訂收購協(xié)議之前進行的。由于涉及到知識產(chǎn)權(quán)這種特殊的無形資產(chǎn)，所以往往可以先進行第一階段調(diào)查，而后由雙方商討是否繼續(xù)實施收購，如果決定繼續(xù)收購，則可以在簽訂正式收購協(xié)議之前再進行第二階段更為細致、深入的盡職調(diào)查。實際操作中，如果在簽訂正式收購協(xié)議之前沒有充足的時間做第二次盡職調(diào)查的話，則可以在收購協(xié)議中加入價格調(diào)整的條款，允許收購方在簽訂正式收購協(xié)議后再進行第二次盡職調(diào)查，并有權(quán)以二次的盡職調(diào)查結(jié)果為參照，對收購價格進行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整。如上所述，分兩個階段甚至更多的幾個階段進行盡職調(diào)查對被收購方很有利。被收購方可以逐步地、有選擇地根據(jù)需要披露企業(yè)的知識產(chǎn)權(quán)情況，從而避免企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)被過早公開的風(fēng)險。但是這種分階段的做法對收購方不太有利，既損失了時間也增加了更多的不確定因素。所以如何順利地完成盡職調(diào)查需要雙方事先進行充分協(xié)調(diào)和溝通，這樣才能最大限度地維護雙方的利益。二、知識產(chǎn)權(quán)盡職調(diào)查的目的1 和其他盡職調(diào)查一樣，知識產(chǎn)權(quán)盡職調(diào)查的目的是通過調(diào)查被收購方的相關(guān)信息并發(fā)現(xiàn)問題和潛在風(fēng)險。其調(diào)查目的是確認(rèn)知識產(chǎn)權(quán)的以下主要事項： 權(quán)屬關(guān)系和權(quán)利內(nèi)容 權(quán)屬關(guān)系有無瑕疵及法律問題 在行業(yè)內(nèi)的競爭力 對企業(yè)利潤的貢獻度 對業(yè)務(wù)發(fā)展可能帶來的不確定因素 為收購價格提供參考 為實施收購的條件及與收購的相關(guān)合同提供參考 2 調(diào)查的范圍 隨著經(jīng)濟全球化和網(wǎng)絡(luò)信息化的飛速發(fā)展，現(xiàn)代企業(yè)可能擁有的知識產(chǎn)權(quán)范圍已經(jīng)不只包括商標(biāo)、專利、著作權(quán)等傳統(tǒng)內(nèi)容了，以下列舉了在企業(yè)經(jīng)營生產(chǎn)活動中可能會出現(xiàn)的與知識產(chǎn)權(quán)有關(guān)的內(nèi)容，以便參考： 商標(biāo) 商號 企業(yè)名稱 發(fā)明 實用新型 外觀設(shè)計 著作權(quán) 半導(dǎo)體集成電路的布圖設(shè)計權(quán) 技術(shù)秘密 原產(chǎn)地名稱保護 與企業(yè)/商品相關(guān)的網(wǎng)絡(luò)域名 植物新品種的新品種權(quán) 商譽 掌握核心技術(shù)的重要人物 作為企業(yè)出資部分的知識產(chǎn)權(quán)雖然有些項目不一定是一種法律關(guān)系，比如掌握核心技術(shù)的技術(shù)人員，但這也是評價一個企業(yè)整體價值不可或缺的重要因素。尤其在企業(yè)的競爭就是人才的競爭這樣的時代，掌握一項關(guān)鍵技術(shù)的開發(fā)人員和技術(shù)人員對企業(yè)來說是至關(guān)重要的寶貴財富。一家企業(yè)被收購后掌握技術(shù)的研發(fā)人員卻跳槽了，這對收購方來說就好比買了一臺電腦，研發(fā)人員就是安裝在電腦里可以自動升級換代的軟件，沒有了研發(fā)人員，以知識產(chǎn)權(quán)為核心競爭力的企業(yè)也將會和電腦一樣，隨時會被淘汰掉。3 調(diào)查重點 權(quán)利的確定 特別是對諸如專利權(quán)、商標(biāo)權(quán)等權(quán)屬關(guān)系的審查，其中不但包括權(quán)利證書上的登記狀況、權(quán)屬關(guān)系（有無共有人、擔(dān)保、授予第三人許可使用權(quán)等）的確認(rèn)，還需要調(diào)查權(quán)力的期限、可能發(fā)生無效、被取消的風(fēng)險、有無第三人侵權(quán)、權(quán)利被保護的范圍、企業(yè)如果還有多項準(zhǔn)備申請的發(fā)明、商標(biāo)時還需審查相關(guān)的信息。值得注意的是與第三人合作開發(fā)的專利及員工的職務(wù)行為，合同條款有沒有可能因為在行使權(quán)利的時候出現(xiàn)可能的糾紛，權(quán)力行使有沒有設(shè)置了限制條款。如果被收購方的知識產(chǎn)權(quán)是被許可使用他人權(quán)利的情況，則要重點查看許可合同中被許可的權(quán)力范圍、使用費支付條件等條款。另外，還需要提防權(quán)利人如果出現(xiàn)破產(chǎn)或?qū)⑾嚓P(guān)權(quán)利轉(zhuǎn)讓給第三人時無法行使權(quán)力的情況出現(xiàn)。 或有債務(wù) 知識產(chǎn)權(quán)可能會給權(quán)利人帶來一些或有債務(wù)的發(fā)生。比如，當(dāng)某一專利侵害了第三人的合法權(quán)利時，有可能被行政機關(guān)或法院采取保全措施或被原告要求損害賠償。有些國家對專利商標(biāo)侵權(quán)的打擊非常嚴(yán)厲，因此如果被收購方的產(chǎn)品有出口的話，應(yīng)該特別調(diào)查所有出口國的法制環(huán)境，研究在國外侵害第三人正當(dāng)權(quán)利或被要求損害賠償?shù)目赡苄?。另外，對于新專利法第六條、第八條規(guī)定的職務(wù)發(fā)明、共同發(fā)明、委托發(fā)明等特殊情況下的實施專利時的專利使用費，也必須了解相關(guān)的合同條款，以免將來需要由收購方支付巨額的專利使用費。 合同風(fēng)險 被收購方與第三方簽訂的與知識產(chǎn)權(quán)相關(guān)的包括授權(quán)許可合同、共同開發(fā)合同、委托開發(fā)合同等合同中，有沒有對被收購方不利的條款、收購行為對合同會產(chǎn)生什么影響、合同中關(guān)于權(quán)利義務(wù)繼承的條款都需要認(rèn)真研究。有的合同規(guī)定，由于權(quán)利人的變化合同即時解除或相關(guān)條件隨即發(fā)生變更，遇到這種情況就需要考慮是否應(yīng)該事先與合同相對方進行溝通以爭取對方的書面同意。 并購最終無法實現(xiàn)時商業(yè)秘密泄露的風(fēng)險 在企業(yè)并購活動中，經(jīng)常會出現(xiàn)收購方在進行了一系列盡職調(diào)查后，發(fā)現(xiàn)許多無法解決的問題而放棄收購。在這種情況下，被收購方內(nèi)部的技術(shù)秘密就有可能已經(jīng)被收購方獲取，并且這種獲取是合法的。作為被收購方，如果收購方是同行業(yè)的競爭對手，就需要研究并規(guī)劃披露知識產(chǎn)權(quán)及相關(guān)技術(shù)秘密的時機；當(dāng)然更不能忽視與收購方簽訂保密協(xié)議。 對知識產(chǎn)權(quán)的盡職調(diào)查有其局限性。特別是專利類的知識產(chǎn)權(quán)，比如發(fā)明，即使在調(diào)查期間是有效的，也會因新技術(shù)的發(fā)展失去其新穎性和創(chuàng)造性而被法院判定無效。所以收購方在決定收購時，應(yīng)該有選擇性地挑選生命力較強的專利作為收購目標(biāo)。而對于為收購方提供盡職調(diào)查服務(wù)的律師來說，也必須事先提醒收購方盡職調(diào)查的局限性。 三、結(jié)束語 在企業(yè)并購過程中，知識產(chǎn)權(quán)的盡職調(diào)查除了需要上述的與法律相關(guān)的調(diào)查以外，