美國(guó)訴加拿大專利法違反trpis案——trpis下的專利保護(hù)最低期限

1、美國(guó)訴加拿大專利法違反 TRPIS 案 TRPIS 下的專利保護(hù) 最低期限一、案件基本事實(shí)與程序（一）磋商與設(shè)立專家組1999年5月6日，美國(guó)根據(jù) WTO關(guān)于爭(zhēng)端解決規(guī)則與程序 的諒解（DSU中的相關(guān)規(guī)定，就加拿大現(xiàn)行專利法 第45條未能按TRPIS協(xié)定的要求為專利權(quán)提供最低保護(hù)期 的問題， 要求與加拿大進(jìn)行磋商。 但雙方經(jīng)磋商未果。 于是， 美國(guó)于1999年6月15日向WT飾端解決機(jī)構(gòu)（DSB 一提 出了申請(qǐng)，要求成立專家組對(duì)爭(zhēng)端進(jìn)行調(diào)查和審理。美國(guó)認(rèn)為，按照 TRPIS協(xié)定第65條的規(guī)定，所有發(fā)達(dá)國(guó)家 包括加拿大，應(yīng)于1996年月11日起開始實(shí)施其在 TRPIS協(xié) 定項(xiàng)下的各項(xiàng)義務(wù)。根據(jù)

2、TRPIS協(xié)定第33條和第70條的要 求，WTO&成員方自TRPIS協(xié)定實(shí)施之日起，應(yīng)對(duì)在 TRIPS 實(shí)施之日所有尚存續(xù)的專利給予最低保護(hù)期即保護(hù)期自專利提交之日起不少于 20 年。然而，根據(jù)加拿大現(xiàn)行專利法第 45 條的規(guī)定，凡在1989 年以前申請(qǐng)并獲取的專利權(quán)，其保護(hù)期限為自專利權(quán)授予之日起17 年。美國(guó)認(rèn)為， 自專利權(quán)授予之日起保護(hù) 17 年與自專利申請(qǐng)?zhí)峤恢掌鸨Ｗo(hù) 20 年是兩個(gè)完全不同的概念，因?yàn)榘凑占幽么蟋F(xiàn)行專利法第 45 條的規(guī)定，凡在1989 年以前申請(qǐng)并獲取的專利權(quán)，其保護(hù)期限為自專利權(quán)授予之日起17 年，這顯然與至少 20 年保護(hù)期的要求相違背。因此，加拿大現(xiàn)

3、行專利法第45條與TRIPS協(xié)定第33條和第70條規(guī)定的各成員方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的義務(wù)是不一致的。美國(guó)還提供了一系列的調(diào)查數(shù)據(jù)，說明由于加拿大未能履行TRIPS協(xié)定項(xiàng)下的義務(wù)，而給許多在加拿大境內(nèi)獲取專利權(quán)的美國(guó)擁有者造成了巨大的損失。據(jù)美國(guó)統(tǒng)計(jì)， 在加拿大境內(nèi)提交的專利申請(qǐng)中有近50來自美國(guó)的申請(qǐng)人，而且約有33000 多美國(guó)專利權(quán)擁有者所享有的專利保護(hù)期不足20 年。例如，美國(guó) Pfizer 公司擁有一項(xiàng)藥品專利，如果根據(jù)加拿大現(xiàn)行專利法第 45 條的規(guī)定，該項(xiàng)專利于1999年8月失效，而若按照TRPIS協(xié)定第33條的規(guī)定，該項(xiàng)專利則直至2000 年 10 月份才會(huì)失效，這中間的差距達(dá) 14 個(gè)月

4、之多，給專利人帶來了巨大經(jīng)濟(jì)損失。應(yīng)美國(guó)的要求，DSB受理了此案，并于1999年9月成立了專家組對(duì)該案進(jìn)行調(diào)查和審理。后由于美國(guó)認(rèn)為如果不對(duì)本案加速審理的話，將會(huì)導(dǎo)致一些專利權(quán)的保護(hù)期過早期滿，從而使專利權(quán)人在爭(zhēng)端解決的過程中遭受損失。因此，美國(guó)于1999 年 10 月 22 日向爭(zhēng)端解決機(jī)構(gòu)提交了申請(qǐng)， 要求按同 關(guān)于爭(zhēng)端解決規(guī)則與程序的諒解第 49 條的規(guī)定加速對(duì)本案的調(diào)查和審理。專家組接受了該申請(qǐng)，并制定了審理該案的最低期限，表示在美國(guó)和加拿大雙方進(jìn)行實(shí)質(zhì)性會(huì)談后盡快提出專家組報(bào)告。（二）家組的裁決及理由專家組經(jīng)過調(diào)查后提出報(bào)告，認(rèn)為加拿大現(xiàn)行專利法第 45條沒有按照TRIPS協(xié)定第33

5、條的要求，為專利提供自專利申請(qǐng)之日起至少不少于 20 年的保護(hù)期限， 因而違反了 TRIPS協(xié)定項(xiàng)下成員方的的義務(wù)。 2000 年 10 月 12 日， 爭(zhēng)端解決機(jī)構(gòu)通過了專家組報(bào)告，建議加拿大立即對(duì)其現(xiàn)行專利法進(jìn)行修改，使之與 WTO勺相關(guān)協(xié)定和TRPIS協(xié)定的規(guī)定和要求相一致，以避免使許多在加拿大境內(nèi)取得的專利權(quán)的保護(hù)期過早期滿。（三）上訴加拿大對(duì)專家組的報(bào)告不服，上訴至WTOt訴機(jī)構(gòu)，上訴機(jī)構(gòu)在審理后仍然認(rèn)為：加拿大有義務(wù)對(duì)截至 1996 年 1 月 1日尚存續(xù)的所有專利權(quán)提供TRPIS協(xié)定第33條要求的最低保護(hù)。加拿大現(xiàn)行專利法第 45 條未能對(duì)專利提供至少20年的保護(hù)期，因而違反了

6、TRIPS協(xié)定第33條的規(guī)定。爭(zhēng)端解決機(jī)構(gòu)仍建議加拿大立即修改現(xiàn)行專利法，使之與TRPIS協(xié)定的要求保持一致。二、該案涉及的WT現(xiàn)則與相關(guān)制度 本案屬于WT誠(chéng)員方之間在實(shí)施TRPIS協(xié)定過程中產(chǎn)生的糾紛。TRPIS是烏拉圭回合談判中所達(dá)成的一項(xiàng)新的重要協(xié)定。該協(xié)定為 WTOlr體成員方制定了一系列統(tǒng)一的知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)的最低標(biāo)準(zhǔn)，其目的在于協(xié)調(diào)一個(gè)成員方的知識(shí)產(chǎn)權(quán)政策與立法，從而進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的法律保護(hù)。本案的爭(zhēng)端主要是加拿大現(xiàn)行專利法第45條是否與TRPIS第33條的規(guī)定相一致的問題。根據(jù)TRPIS第65條的規(guī)定，所有 WTCM員方，不論是發(fā)達(dá) 國(guó)家還是發(fā)展中國(guó)國(guó)家，均應(yīng)當(dāng)于建立WTO勺協(xié)

7、定正式生效之日起（ 1995 年 1 月 1 日起）一年后（ 1996 年 1 月 1 日）開始實(shí)施TRPIS 的各項(xiàng)規(guī)定（但發(fā)展中國(guó)家享有更長(zhǎng)的過渡期）。按照第 65 條的規(guī)定，所有發(fā)達(dá)國(guó)家（包括加拿大）應(yīng)于1996年1月1日起開始實(shí)施 TRIPS協(xié)定規(guī)定的各 項(xiàng)義務(wù)。雙方爭(zhēng)端的焦點(diǎn)集中在對(duì) TRIPS協(xié)定第70條和第 33 條的理解、解釋和適用問題上。（一）如何解釋和適用TRIPS協(xié)定第70條第1款和第2款的規(guī)定TRIPS協(xié)定第70條第1款規(guī)定：本協(xié)定并不使成員方對(duì)本協(xié)定實(shí)施之日以前所發(fā)生的行為（ acts ）承擔(dān)義務(wù)；該條第 2 款規(guī)定：除本協(xié)定另有規(guī)定外，本協(xié)定成員方均應(yīng)對(duì)本協(xié)定實(shí)施之

8、日所有尚存續(xù)的客體承擔(dān)義務(wù)。所謂尚存續(xù)的客體包括在本協(xié)定生效之日在成員方受保護(hù)的客體，或者符合或者以后將符合本協(xié)定規(guī)定的保護(hù)條件的客體。在本案中，美國(guó)和加拿大對(duì)上述兩條的理解和適用存在著嚴(yán)重的分歧。美國(guó)堅(jiān)持在本案中應(yīng)該適用第 70 條第 2 款的規(guī)定，并認(rèn)為第 70 條第 2 款中所規(guī)定的“尚存續(xù)”“受保護(hù)的客體”應(yīng)當(dāng)包括所有在 1996 年 1 月 1 日當(dāng)日仍存在和受保護(hù)的專利，其中應(yīng)該包括1996 年以前依據(jù)加拿大舊專利法所獲取的專利權(quán)。而加拿大則首先根據(jù)TRIPS協(xié)定第70 條第 1 款堅(jiān)持認(rèn)為：由于第 70 條第 1 款確立了無溯及力的原則，因此該條事實(shí)上將在1996 年 1 月 l

9、 日以前根據(jù)加拿大舊專利法所獲取的那部分專利排除在TRIPS協(xié)定實(shí)施的對(duì)象之外。因此，對(duì)這部分專利，加拿大不應(yīng)當(dāng)承擔(dān)TRIPS協(xié)定第33條規(guī)定的義務(wù)。這里關(guān)鍵在于如何理解和解釋第 70 條第 1 款中規(guī)定的“協(xié)定實(shí)施之日以前所發(fā)生的行為”和第 70 條第 2 款規(guī)定的“協(xié)定實(shí)施之日所有尚存續(xù)的客體”。專家組認(rèn)為，對(duì)于 1996 年 1 月 1 日根據(jù)加拿大舊專利法獲取的專利應(yīng)當(dāng)適用TRIPS第70條第2款的規(guī)定，而不能適用第 70 條第 1 款的規(guī)定。其理由是，專家組認(rèn)為第 70 條第 1 款中所排除的僅僅是“行為”（ acts ），該條并沒有將尚存續(xù)的“權(quán)利”（ rights ）排除在外。盡

10、管這些權(quán)利有的是由在 TRIPS協(xié)定實(shí)施之前，即1996年1月1 日以前的行為獲取的。但在TRIPS協(xié)定實(shí)施之日對(duì)這些權(quán)利的保護(hù)并沒有停止，因此，作為WT誠(chéng)員方，加拿大有義務(wù)按照TRIPS協(xié)定第70條第2款的規(guī)定，對(duì) TRIPS協(xié)定實(shí)施 之日 （ 1996 年 1 月 1 日） 所有尚存續(xù)的專利權(quán)履行保護(hù)義務(wù)。（二）如何理解 TRIPS協(xié)定第33條的規(guī)定在明確了加拿大應(yīng)對(duì)1996 年 1 月 1 日當(dāng)日所有尚存續(xù)的專利權(quán)履行TRIPS協(xié)定所規(guī)定的保護(hù)義務(wù)之后，判斷加拿大現(xiàn)行專利法第45條是否與TRIPS第33條相違背的關(guān)鍵則在于如何理解第 33 條。TRIPS協(xié)定第33條是這樣規(guī)定的：（為專利

11、）提供的保護(hù)期不得在自專利申請(qǐng)?zhí)峤恢掌鹩?jì)算滿 20 年以前終止（ Theterm of protection available shall not end before theexpiration of a period of twenty years counted from the filing date. ）。美國(guó)和加拿大在對(duì)第 33 條的理解上再次出現(xiàn)了很大的分歧。美國(guó)認(rèn)為TRIPS協(xié)定第33條事實(shí)上規(guī)定了 WT誠(chéng)員方對(duì)專利權(quán)提供保護(hù)的最低標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)當(dāng)理解為自專利申請(qǐng)?zhí)峤恢掌鸩簧儆?20 年，而加拿大現(xiàn)行專利法第 45 條提供的保護(hù)期只有17年，這顯然違反了 TRIPS第33條的要

12、求。由于加拿大違反了第 33 條規(guī)定的義務(wù)，從而給眾多美國(guó)專利權(quán)所有人造成了巨大經(jīng)濟(jì)損失。加拿大辯稱：從文字上看，TRPIS協(xié)定第33條中并沒有“不得少于 20 年”的文字表述，因而，該條只能理解為保護(hù)期限不得少于自專利申請(qǐng)?zhí)峤恢缕鹩?jì)算滿 20 年以前終止，而其現(xiàn)行專利法第 45 條并沒有要求保護(hù)期應(yīng)于提交申請(qǐng)之日起計(jì)算20 年以前終止，因此，現(xiàn)行專利法第 45條與TRIPS協(xié)定第33條并沒有實(shí)質(zhì)區(qū)別。因?yàn)榘凑掌洮F(xiàn)行的專利法第45 來的規(guī)定，加拿大對(duì)這些專利權(quán)的保護(hù)事實(shí)上相當(dāng)于或者超過了自申請(qǐng)?zhí)峤恢掌?0 年。因?yàn)樵诩幽么?，一?xiàng)專利從提交申請(qǐng)到最終獲批準(zhǔn)通常要用 3 年到5 年的時(shí)間，所以

13、，如果一項(xiàng)專利自專利授予之日起保護(hù) 17年，再加上專利申請(qǐng)?zhí)峤坏脚鷾?zhǔn)所需要的 3 年到 5 年時(shí)間，事實(shí)上加拿大專利法第45 條提供的保護(hù)期相當(dāng)于甚至超過了自提交專利申請(qǐng)之日起20 年的期限。也就是說，按照加拿大現(xiàn)行專利法第45 條的規(guī)定，一項(xiàng)專利權(quán)的保護(hù)期事實(shí)上不會(huì)在自專利申請(qǐng)?zhí)峤恢掌鹩?jì)算20 年內(nèi)終止，這完全與TRIPS協(xié)定第33條的要求相一致。同時(shí)加拿大還申辯說，在加拿大，專利申情人完全可以在專利審查過程中通過非正式的拖延或強(qiáng)制拖延的做法來延長(zhǎng)專利審查過程，從而可以獲得自專利申提交之日起不低于 20 年的保護(hù)期。但美國(guó)反駁道，即使按照加拿大的說法，那么在一項(xiàng)專利提交專利申請(qǐng)之后在 3

14、年以內(nèi)就獲得批準(zhǔn)授予的情況下，該項(xiàng)專利的保護(hù)期自專利申請(qǐng)?zhí)峤恢掌鹚闶聦?shí)上不滿 20 年。專家組認(rèn)為，盡管 TRIPS協(xié)定第33條從文字上看并沒有直接的“不少于20年”的文字表述，但將TRIPS協(xié)定第33條和第 1 條第 1 款結(jié)合起來理解時(shí)，就不難看出第 33 條事實(shí)上是為WTC各成員方規(guī)定了對(duì)專利權(quán)保護(hù)的最低標(biāo)準(zhǔn)一一即自專利申請(qǐng)?zhí)峤恢掌鸨Ｗo(hù)期應(yīng)不少于 20 年。專家組認(rèn)為，既然按照加拿大現(xiàn)行專利法第 45 條的規(guī)定其保護(hù)期限可能自專利申請(qǐng)?zhí)峤恢掌?0 年以前終止或不足20 年，那么第45條就違反了 TRIPS協(xié)定第33條的規(guī)定。更何況據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至 2000 年 1 月 1 日，約有 6

15、6936 項(xiàng)專利的保護(hù)期將在自專利申請(qǐng)?zhí)峤恢掌?0 年內(nèi)期滿。因此，專家組認(rèn)為，加拿大現(xiàn)行專利法第 45 條不僅從文字上而且在事實(shí)上違反了 TRIPS協(xié)定第33條的規(guī)定。止匕外，專家組注意到，盡管加拿大可以通過申請(qǐng)遲延審查等策略事實(shí)上獲得自專利申請(qǐng)?zhí)峤恢云鸪^20 年的保護(hù)期，而且加拿大稱這種申請(qǐng)從來沒被拒絕過，但專家組認(rèn)為由于遲延審查的申請(qǐng)畢竟要由加拿大專利局批準(zhǔn)同意與否，因此，與TRPIS協(xié)定要求各成員方應(yīng)對(duì)專利權(quán)提供自專利申請(qǐng)之日起至少 20 年的保護(hù)義務(wù)是不同的。換句話說，獲取至少 20 年的保護(hù)期是權(quán)利人本來就應(yīng)當(dāng)享有的權(quán)利，這種權(quán)利根本無需專利局批準(zhǔn)。加拿大現(xiàn)行專利法第 45

16、條未能保證專利權(quán)所有人享有至少20年的保護(hù)期的權(quán)利，因此與TRPIS協(xié)定的要求是不一致的。從本案我們可以看由，應(yīng)將 TRIPS協(xié)定第70條第2款應(yīng)當(dāng) 理解為：WTCM員方應(yīng)當(dāng)對(duì)所有在其開始實(shí)施 TRIPS協(xié)定起尚存續(xù)的專利權(quán)履行 TRIPS協(xié)定規(guī)定的成員方義務(wù)，盡管有 些權(quán)利是由TRIPS協(xié)定實(shí)施之前的行為而獲取的。對(duì) TRPIS第 33 條，應(yīng)當(dāng)理解為：第 33 條要求個(gè)成員方對(duì)專利權(quán)提供 的最低保護(hù)期為自專利申請(qǐng)?zhí)峤恢掌鹬辽?20 年。三、該案的啟示本案屬于 WT誠(chéng)員方之間在貫徹實(shí)施 TRPIS過程中產(chǎn)生的糾紛。TRPIS是烏拉圭回合談判中所達(dá)成的一項(xiàng)新的重要協(xié)定。該協(xié)定為 WT集體成員方制定了一系列統(tǒng)一的知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)的最低標(biāo)準(zhǔn)，其目的在于協(xié)調(diào)一個(gè)成員方的知識(shí)產(chǎn)權(quán)政策與立法，從而進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的法律保護(hù)。從本案中我們可以看由包括TRIPS協(xié)定在內(nèi)的 WTOt律制度本身具有一定的模糊性和原則性，這為各國(guó)從其自身利益出發(fā)進(jìn)行有利自身的解釋和適用提供了條件，同時(shí)也容易滋生國(guó)際爭(zhēng)端，這些爭(zhēng)端不僅發(fā)生在發(fā)達(dá)國(guó)家和發(fā)展中國(guó)家之間，而且在發(fā)達(dá)國(guó)家之間也時(shí)有發(fā)生。但是 TRIPS協(xié)定的可貴之處就在于它不僅在知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)方面提供